Вывод: реализация контрафактной продукции в различных местах, в различные даты не обязательно образует признак единства намерений правонарушителя, а потому отдельные факты продажи могут образовывать самостоятельные факты нарушения исключительного права.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 мая 2020 г. по делу № А51-16300/2019

Обстоятельства дела

ООО «Ноль Плюс Медиа» принадлежат права на изображение логотипа «Сказочный патруль» и изображения персонажей «Аленка», «Варя», «Маша», «Снежка». В ходе нескольких закупок, произведенных в различные даты в 24 торговых точках, принадлежащих ООО «Владпресса», был выявлен факт реализации товаров с изображением вышеназванных логотипа и персонажей. Истцом заявлено требование о взыскании 1 680 000 рублей компенсации за 24 факта нарушения исключительных прав на каждое произведение в отдельности.

Позиции нижестоящих судов

Суд первой инстанции удовлетворил требования «Ноль Плюс Медиа» частично, указав, что распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единым намерением нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров).

При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок.

Стоимость компенсации снижена до 240 тыс руб. В качестве одного факта нарушения прав истца следует считать продажу ответчиком контрафактного товара (24 факта реализации) из расчета размера компенсации по 10 000 рублей за каждый факт реализации контрафактной продукции. Суд апелляционной инстанции согласился с такой позицией нижестоящего суда.

Позиция Суда по интеллектуальным правам

Суд не согласился с выводами нижестоящих судов:

• Сам по себе факт продажи сходных товаров в течение короткого периода времени в разных торговых точках одним и тем же лицом (ООО «Владпресса») не означает, что такие факты реализации товара охватываются единством намерения нарушителя и, соответственно, образуют один факт нарушения права истца.

• Суд не вправе по собственному усмотрению снижать размер компенсации, заявленной истцом, ниже низшего предела по собственной инициативе – ответчик должен подробно обосновать необходимость применения такой экстраординарной меры, а суд должен применить ее только при наличии условий, изложенных в Постановлении КС РФ № 28-П.

Итог: судебные акты нижестоящих судов отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Вывод: само по себе использование при маркировке товара буквосочетаний, которые полностью входят в состав зарегистрированного товарного знака, при наличии иных символов и букв не является незаконным при условии отсутствии смешения продукции истца и ответчика

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 мая 2020 г. по делу № А08-3404/2019

Обстоятельства дела

Истец с 2017 года является правообладателем комбинированного товарного знака, зарегистрированного в отношении сельскохозяйственной техники.

На сайте компании-конкурента истец обнаружил обозначение «ПЗЭС-200», которым конкурент маркирует погрузчик зерна.

Посчитав, что обозначение конкурента сходно до степени смешения с товарным знаком истца, последний обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение права на товарный знак.

Позиция нижестоящих судов

Суд первой инстанции пришел к выводу, что сравниваемые обозначения истца и ответчика сходными не являются, так как производят разное впечатление на потребителя и похожи только в части словесных элементов ПЗС/ПЗЭС, которые не имеют словесного характера и особого графического исполнения и носят описательный характер. Кроме того, наименование продукции ответчика определено с 2012 года сертификатами соответствия, тогда как приоритет товарному знаку истца был предоставлен в 2015 году. Принимая во внимание конкурентный характер отношений сторон, суд отметил, что в действиях истца по регистрации товарного знака есть признаки злоупотребления правом.

Апелляция с решением суда первой инстанции согласилась, однако посчитав вывод суда о наличии признаков злоупотребления правом в действиях истца ошибочным.

Позиция Суда по интеллектуальным правам

Суд согласился с позициями нижестоящих судов.

• Вопрос о наличии или отсутствии сходства до степени смешения между двумя обозначениями не требует специальных знаний и назначения экспертизы, может быть разрешен судом самостоятельно.

• Вопрос о потенциальном смешении товарных знаков также может быть разрешен с учетом состава потребителей товара, который в рассматриваемом случае включает профессиональных участников рынка сельскохозяйственной техники, внимательность которых при приобретении продукции значительно выше внимательности рядового потребителя.

• Не может признаваться незаконным использование в обозначении буквосочетаний, которые помимо иных букв и сочетаний букв содержат элементы, включенные в состав товарного знака (ПЗС/ПЗЭС).

Итог: постановления нижестоящих судов оставлены без изменений.

Обстоятельства дела

Компания Red Bull GmbH обратилась с Роспатент с заявлением о признании комбинированного товарного знака Red Bull Energy Drink общеизвестным:

Товарный знак, заявленный на регистрацию Red Bull GmbH Роспатент посчитал, что представленные заявителем документы, подтверждающие интенсивное использование товарного знака на территории России (данные о рейтингах, о продажах, аффидевиты советника по интеллектуальной собственности компании, социологические исследования ВЦИОМ и «Левада-центра», таможенные декларации и т.д.), недостаточны для вывода об общеизвестности товарного знака на территории России, и отказал в признании товарного знака общеизвестным. В обоснование своей позиции Роспатент указал, что:

• российским законодательством такой вид документа, как аффидевит советника компании по ИС, неизвестен, и подобные документы не могут быть использованы для подтверждения известности товарного знака;
• многие представленные документы содержат иное обозначение (словесное обозначение Red Bull с изображением двух быков на фоне золотого круга), которое уже охраняется как общеизвестный товарный знак. Сам же по себе сине-белый фон играет второстепенную роль и не является широко узнаваемым;
• представленные документы не подтверждают рост интереса потребителей к товару Red Bull, расходов компании на продвижение напитка, наоборот, наблюдается снижение расходов на продвижение напитка.

Позиция нижестоящих судов

Суд первой инстанции с позицией Роспатента не согласился и обязал повторно рассмотреть заявление компании, посчитав, что:

• представленные аффидевиты неправомерно были исключены из объема оценки Роспатента, так как содержат данные под присягой разъяснения особенностей использования этикеток продукции Red Bull Energy Drink;

• отсутствие роста узнаваемости товара может быть вызвано его широкой известностью, поскольку при высоком или даже 100%-ном охвате круга потребителей продукта, динамика его роста объективно снизится или будет отсутствовать;

• проводя оценку общеизвестности товарного знака, Роспатент должен оценивать заявленное обозначение в целом, а не его отдельные составные элементы, которые не использованы на обозначении, которому уже ранее предоставлена правовая охрана как общеизвестному товарному знаку (изображение двух быков на фоне золотого круга и надписью «Red Bull»).

Позиция Суда по интеллектуальным правам

Суд по интеллектуальным правам согласился с выводами суда первой инстанции, дополнительно отметив, что Роспатент обязан всесторонне оценить все представленные заявителем документы, подтверждающие общеизвестность товарного знака, даже если такие доказательства уже ранее предоставлялись в Роспатент для признания общеизвестным другого товарного знака Red Bull.

Итог: постановление суда первой инстанции оставлено без изменений.

Вывод: договор, имеющий признаки договора коммерческой концессии и по которому пользователю не передается право использования товарного знака, не может быть признан недействительным полностью, если пользователь исполнял договор в части использования иной интеллектуальной собственности (например, ноу-хау).

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 мая 2020 г. по делу № А76-40662/2018

Обстоятельства дела

Истец и ответчик заключили лицензионный договор, по которому истцу передавалось право использования товарного знака и ноу-хау (маркетинговые планы, брендбук, программное обеспечение и т.д.).

Обозначение, право на которое было передано ответчику по договору Позднее истец узнал, что переданный по договору товарный знак хоккейной школы не был зарегистрирован Роспатентом, и обратился в суд с требованием о признании лицензионного договора недействительном и возврате паушального платежа, обосновывая свои требования тем, что цель заключения лицензионного договора заключалась в получении права использования товарного знака, следовательно, в отсутствие такой регистрации договор недействителен как заключенный под влиянием обмана.

Позиция нижестоящих судов

Суд первой инстанции удовлетворил требования истца частично, признав недействительным условие о предоставлении лицензиату права использования товарного знака. Суд апелляционной инстанции оставил решение в силе.

Позиция Суда по интеллектуальным правам

Суд по интеллектуальным правам согласился с выводами суда первой инстанции, отметив, что истец исполнял спорный лицензионный договор в части использования предоставленной ответчиком коммерческой информации (ноу-хау). Такое использование подтверждает коммерческий интерес лицензиата, который не пытался расторгнуть лицензионный договор до обращения в суд.

Итог: постановление суда первой инстанции оставлено без изменений.

Пример. Решение Роспатента от 15 мая 2020 г. по заявке № 2018756508

ООО «Азовская кондитерская фабрика» обратилось в Роспатент за регистрацией товарного знака «Летняя романтика» (см. Рис.1, справа).

Обозначение по заявке № 2018756508 Роспатент отказал в регистрации, посчитав заявленное обозначение сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с серией товарных знаков, принадлежащих ОАО «РОТ ФРОНТ».

Роспатент отказал в регистрации, посчитав заявленное обозначение сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с серией товарных знаков, принадлежащих ОАО «РОТ ФРОНТ» (см. Рис. 2, справа).

Позиция заявителя

По мнению заявителя, сходство между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками отсутствует ввиду очевидных различий в графике сравниваемых обозначений, кроме того заявитель — правообладатель товарного знака с тождественным изобразительным элементом — «полем ромашки» (см. Рис. 3, справа).

Решение Палаты

• Среди сравниваемых обозначений индивидуализирующую функцию несут в себе словесные элементы «Летняя романтика», «Азовская» и «РОМАШКИ», так как именно на них в первую очередь акцентирует внимание потребитель. Сравнительный анализ словесных элементов показал, что они не являются сходными. Графически словесные элементы также не сходны.

• В целом сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление за счет отличных композиционных решений изобразительных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений.

• Внимания заслуживает и аргумент о наличии у заявителя зарегистрированного товарного знака с тождественным изобразительным элементом.

Итог: возражение удовлетворено, товарный знак зарегистрирован.

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 24 мая 2019 г. зарегистрировало товарный знак «МТС АФИША».

ООО «Яндекс» 20 августа 2019 г. зарегистрировало товарный знак «Яндекс Афиша» (см. Рис. 1, справа).

ООО «Компания Афиша» обратилась с возражением в Палату по патентным спорам против предоставления правовой охраны данному знаку, поскольку заявитель является правообладателем товарного знака «Афиша» (см. Рис. 2, справа).

Позиция заявителя

ООО «Компания Афиша» входит в группу компаний Rambler Group и на принадлежащем с 1998 года ООО «Компания Афиша» домене afisha.ru с 12 сентября 1998 г., на одноименном сайте с названием «Афиша» осуществляет деятельность по распространению информации о развлечениях и различных мероприятиях.

ООО «Компания Афиша» посредством магазинов приложений для мобильных устройств на операционных системах iOS и Android бесплатно распространяет собственное мобильное приложение «Афиша», «Афиша-Рестораны», «Афиша-Еда», «Путеводитель Афиши», «Афиша Мир», «Пикник Афиши», «Афиша.ru» и др.

Товарные знаки «МТС АФИША» и «Яндекс Афиша» являются сходными до степени смешения с принадлежащим заявителю знаком «АФИША».

Элемент «Афиша» — главный в словосочетаниях «МТС Афиша» и «Яндекс Афиша», поскольку по правилам русского языка в словосочетании, состоящем из двух существительных, главным является то слово, которое при склонении словосочетания изменяется, то есть не сохраняет форму именительного падежа.

Позиция МТС

Добавление к слову (аббревиатуре) «МТС» слова «Афиша» устанавливает новый смысл всему обозначению, принципиально отличный от использования слова «Афиша» самого по себе: обозначение воспринимается как указание на один из сервисов, входящий в экосистему (пользовательскую платформу) «МТС», выдающий информацию о проводимых мероприятиях (событиях). Иными словами, «МТС Афиша» воспринимается как ресурс, имеющий информацию о мероприятиях (событиях), список которых составлен именно ПАО «МТС».

В силу этого слово «Афиша» в обозначении является зависимым словом от сильного «МТС», который в разных вариациях повторяется в десятках знаках индивидуализации правообладателя, три из которых относятся к общеизвестным.

Выводы отчета Фонда «ВЦИОМ», подготовленного по результатам социологического опроса 6—13 декабря 2019 г. показали, что знак индивидуализации воспринимается абсолютным большинством потребителей как словосочетание, в котором слова связаны между собой по смыслу, грамматически или иным образом. Выявляя эту связь, абсолютное большинство потребителей (61%, можно было выбрать несколько вариантов ответов) указали на смысловое восприятие словосочетания «МТС Афиша» как одного из сервисов, входящего в экосистему (пользовательскую платформу) МТС, выдающего информацию о проводимых мероприятиях (событиях).

В заключении РАН указано, что по мнению подавляющего большинства потребителей, в товарном знаке № 713328 «МТС Афиша» сильным элементом является слово «МТС», а слабым элементом является слово «Афиша».

Позиция «Яндекс»

Сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения; производят разное зрительное впечатление, элемент «Афиша» является «слабым» элементом и не оказывает решающего влияния при установлении сходства.

Элемент «Яндекс» оспариваемого товарного знака является «сильным» элементом.

Вероятность введения потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров и услуг отсутствует.

«Яндекс» активно и на протяжении длительного времени использует обозначение «Яндекс» для индивидуализации своих многочисленных сервисов, название которых строится по одинаковому принципу «Яндекс + слово (обладающее низкой различительной способностью)».

Решение Палаты

С учетом результатов проведенных социологических исследований коллегия пришла к выводу, что нарушение пп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ отсутствует (сходство с иным товарным знаком).

Коллегия приняла во внимание, что оспариваемые товарные знаки «МТС Афиша» и «Яндекс Афиша» включают в себя элемент «афиша», который охраняется по свидетельству № 206077, что нарушает п. 10 ст. 1483 ГК РФ (не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения).

Итог: предоставление правовой охраны товарных знаков «МТС Афиша и «Яндекс Афиша» признано недействительным полностью.

Индивидуальный предприниматель из г. Люберцы обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию комбинированного товарного знака «Властелин колец» (см. Рис. 1, справа).

Регистрируемое обозначение было заявлено в отношении услуг 35, 37, 40 классов МКТУ.

Роспатент отказал в регистрации указанного обозначение, мотивировав это наличием сходного до степени смешения товарного знака «Властелин колес» (см. Рис. 2, справа), зарегистрированного в том числе в отношении услуг 35, 37, 40 классов МКТУ

Кроме того, Роспатент посчитал, что регистрация товарного знака, воспроизводящего название известного фильма и книги «Властелин колец» будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Позиция заявителя

• Отказывая в регистрации товарного знака, Роспатент не учел, что само по себе словосочетание «Властелин колец» не является объектом авторских прав.

• Словесный элемент «Властелин колец» не может вводить потребителей в заблуждение, так как не содержит никакого указания на лицо, оказывающее услуги, а наличие ассоциативной связи у потребителя между регистрируемым обозначением и услугами, не связанными с производством кинофильмов, не доказано.
• Термины и имена, связанные с фильмом «Властелин колец», регистрировались в качестве товарных знаков, несмотря на наличие у третьих лиц авторских прав на такие объекты.

Позиция Палаты

• Произведение «Властелин колец» известно в качестве объекта авторского права Д. Толкиена. Авторское право, помимо самого произведения, распространяется и на его составные части: персонажи, названия,— если по своей правовой природе они могут признаваться самостоятельным результатом творческого труда. Название «Властелин колец» является оригинальным и объектом авторского права, срок правовой охраны которого не истек по состоянию на дату рассмотрения спора.

• Использование названия всемирно известного кинофильма может восприниматься как расширение присутствия правообладателя на рынке, может привести к угрозе смешения. Кроме того, некоторые услуги, перечисленные в спорной заявке, предшествуют и сопутствуют съемочной деятельности (например, строительство, ремонт, реклама). Следовательно, обозначение «Властелин колец» может ввести потребителя в заблуждение.
• Обозначения «Властелин колес» и «Властелин колец» отличаются всего лишь одной буквой и сходны до степени смешения.

Итог: в регистрации товарного знака заявителя отказано.

Пример. Решение от 28 мая 2020 г. по заявке № 2019719158/33

ООО «Три корейца» обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию словесного товарного знака «Уверенность в деталях» в отношении услуг 35 класса МКТУ. Роспатент отказал в регистрации товарного знака в отношении отдельных услуг внутри заявленного класса, сославшись на наличие уже зарегистрированного тождественного словесного товарного знака «Уверенность в деталях» в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ. Роспатент посчитал, что в случае осуществления заявителем рекламной деятельности или реализации товара от своего имени, наличие тождественных товарных знаков может привести к смешению знаков на рынке.

Решение Палаты

• Рассматриваемые товарные знаки являются тождественными.

• Однако заявленные в регистрации услуги 35 класса МКТУ и товары 07 и 12 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются взаимодополняемыми. Однако риск смешения товарных знаков сохраняется, если заявитель начнет реализовывать производимый им товар через собственные фирменные магазины или торговые сети.

Итог: товарный знак зарегистрирован в отношении отдельных услуг 35 класса МКТУ.

Пример 1. Решение от 16 апреля 2020 г. по заявке № 2018737549

АО «Корпорация Гринн» обратилось в Роспатент с заявкой о регистрации товарного знака

Товарный знак по заявке № 2018737549

Роспатент отказал в регистрации товарного знака по причине отсутствия различительной способности в отношении всех товаров 16, 21, 25, 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Компания обратилась в Палату по патентным спорам с требованием о регистрации товарного знака: заявитель использует это обозначение с 2011 года как наименование ресторана-пивоварни. На текущий момент работает три: в Курске, Белгороде и Орле.

Решение Палаты

Зарегистрировать товарный знак.

Пример 2. Решение от 22 мая 2020 г. по заявке № 2018707435

Швейцарская компания «СИ.ПИ.СИ. КРЕАТИВ ПАРФЮМ КОМПАНИ ХОЛДИНГ СА» обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию словесного товарного знака Basil Wallpaper в отношении товаров 03 и 04 классов МКТУ. Роспатент в регистрации товарного знака отказал, сославшись на отсутствие различительной способности элемента Basil («базилик»), а также возможности введения потребителя в заблуждение в отношении косметического товара, товарный знак которого содержит слово Wallpaper (обои).

Позиция заявителя

• По мнению Заявителя, регистрируемое сочетание образное и не способно порождать у потребителя ассоциативную связь с каким-либо товаром, является фантазийным.
• Словосочетание «Базиликовые обои» может только порождать в сознании потребителя определенные образы и концепции (например, базиликовый фон).
• Заявитель уже зарегистрировал на территории России товарные знаки по подобному принципу (например, MANGO SKIN, FLEUR BURLESQUE).
• Продукция, маркированная обозначением Basil Wallpaper, ввозится и реализуется в России в крупнейших магазинах косметики («Иль дэ Ботэ», Sephora и т.д.).

Позиция Палаты

• Регистрируемое обозначение воспринимается как иностранные имя и фамилия, обладающие фантазийным характером по отношению к товарам 03 и 04 класса МКТУ.
• Поскольку прямой перевод слова Wallpaper («обои») применительно к товарам 03 и 04 классов МКТУ лишен смысла, такое слово не создает препятствий для свободного использования наименования этого вида товара в гражданском обороте.

Решение Палаты

Палата признала доводы заявителя убедительными и отменила решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака.

Пример 1. Решение от 6 апреля 2020 г. по заявке № 2018749301

Компания «Ягуар Лэнд Ровер Лимитед» обратилась в Роспатент с заявлением о регистрации товарного знака «JAGUAR XJ220».

Роспатент зарегистрировал товарный знак, при этом «XJ220» указано в качестве неохраняемого элемента на основании п. 1 с. 1483 ГК РФ.

Компания «Ягуар Лэнд Ровер Лимитед» обратилась в Палату по патентным спорам с возражением и требованием зарегистрировать товарный знак со всеми охраняемыми элементами.

Позиция заявителя

• Словесный элемент «XJ220» заявленного обозначения — это лексическая единица , которая хотя и не является отдельным словом, но имеет звучание в устной речи и, таким образом, приобретает словесный характер.
• Благодаря тому факту, что словесный элемент «XJ220» заявленного обозначения может быть произнесен российскими потребителями и представляет собой характерное для конкретного автопроизводителя сочетание букв и цифр, оно, несомненно, обладает различительной способностью как таковое, выполняет основную функцию товарного знака -— различительную и может служить для индивидуализации заявленных товаров.
• Буквы «XJ» заявитель начал использовать с 1968 года, когда был выпущен первый седан «XJ6», спроектированный сэром Лайонсом, стал его самым долгоживущим детищем: за последующие 24 года было продано более 400 тысяч штук.
• Ни одна из крупных и известных мировых автомобильных компаний в настоящее время не использует (и вряд ли уже захочет использовать в будущем) сочетание «XJ220» в обозначении своей продукции.

Решение Палаты

• Из представленных материалов не следует, что элемент «XJ220» самостоятельно, без дополнительных элементов приобрел различительную способность, поскольку это обозначение используется в привязке с маркой автомобилей JAGUAR, то есть в сочетании со словесным элементом.
• Доказательства того, что в результате длительного и интенсивного использования на территории России обозначение «XJ220» приобрело различительную способность и ассоциируется исключительно с продукцией заявителя, материалы возражения не содержат.

Итог: в удовлетворении возражения отказано.

Пример 2. Решение от 22 мая 2020 г. по заявке № 2018707435

Немецкая компания «Бальзен ГмбХ унд Ко. КГ» обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию объемного товарного знака, эмитирующего упаковку печения, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Товарный знак по заявке № 2018707435

Роспатент отказался зарегистрировать такой товарный знак на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ, поскольку изображение печенья, входящее в состав регистрируемого обозначения, не обладает различительной способностью и характеризует заявленные товары.

Кроме того, в состав регистрируемого обозначения также включен государственный флаг ФРГ (в правом верхнем углу), что противоречит п. 2 ст. 1483 ГК РФ в отсутствие согласия соответствующего компетентного органа.

Позиция заявителя

• Заявитель указывает, что такое обозначение действительно воспроизводит вид всемирно известного печения LEIBNIZ, которое заявитель производит уже более 125 лет без существенных изменений его вида.
• С начала деятельности заявитель использует натуралистическое изображение производимого печения для индивидуализации упаковок производимого товара. В Россию печенье LEIBNIZ поставляется более 30 лет, и российские потребители могут индивидуализировать печенье заявителя по его изображению на упаковке.
• Товары заявителя широко представлены на рынке, в том числе в крупнейших торговых сетях. С 2017 года российские пользователи оставляют отзывы о печенье и его дизайне в Интернете.
• Регистрируемый товарный знак принципиально отличается от государственного флага ФРГ, сам по себе изобразительный элемент, воспроизводящий цвета государственного флага, имеет малые размеры и не занимает значимого положения, однако такой элемент в составе продукции заявителя является узнаваемым для потребителя.

Позиция Палаты

• Палата согласилась с позицией заявителя, что регистрируемое обозначение не содержит имитацию государственного флага ФРГ, с указанным символом изобразительный элемент связывает только цветовая гамма. Палата также подчеркнула, что применение цветовых сочетаний национального флага для создания у потребителя ассоциацией со страной своего места нахождения является правом заявителя.
• Палата не согласилась с доводом заявителя о приобретении различительной способности изобразительного элемента «печенье» регистрируемого товарного знака. По мнению Палаты, потребители ассоциируют продукцию заявителя не по реалистичному изображению самого печенья, а по иным элементам его упаковки, в том числе по словесному элементу LEIBNIZ.
• Поскольку заявитель словесное обозначение LEIBNIZ к регистрации не заявил, а сама форма упаковки печенья, а также реалистичное изображение печенья, являющиеся доминирующими элементами регистрируемого обозначения, не являются охраноспособными, товарный знак регистрации не подлежит (п. 1 ст. 1483 ГК РФ).

Решение Палаты

Палата признала доводы заявителя неубедительными и отказала в регистрации товарного знака.

Решение от 15 мая 2020 г. по заявке № 2018757589

Московская компания «Адверсус» обратилась с Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака «Кофе Кола» в отношении 32 и 35 классов МКТУ (см. рисунок справа). Роспатент отказал в регистрации товарного знака в силу отсутствия у обозначения различительной способности и достаточных доказательств того, что обозначение приобрело различительную способность в результате его использования заявителем. Представленное заявителем социологическое исследование также не подтвердило приобретение обозначением различительной способности, так как оно было выполнено в отношении существенно отличающегося обозначения от заявленного на регистрацию (обозначение Coffee Cola, Coffee Cola с элементами фирменного наименования заявителя «Адверсус)».

Заявитель обратился с Палату по патентным спорам.

Позиция заявителя

• Заявитель ограничил круг регистрируемых товаров тремя товарами 32 класса МКТУ: «напитки безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки энергетические».

• Обозначение Coffee Cola, представленное в социологическом исследовании, однородно обозначению «Кофе Кола», кроме того, продукция заявителя выпускается с одновременным нанесением на упаковку как обозначения «Кофе Кола», так и Coffee Cola.

• На момент подачи заявки на регистрацию товарного знака заявитель продал около 8 миллионов банок продукции, маркированной «Кофе Кола»; более 1000 листов материалов, представленных в Роспатент, подтверждает активное использование обозначения, его рекламу и приобретение им различительной способности.

Решение Палаты

• Заявленное обозначение характеризует вид и состав товара и не может быть зарегистрировано как товарный знак на основании подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ.
• Представленные заявителем документы не позволяют определить, что именно регистрируемое обозначение (без дополнительных элементов) интенсивно и длительно использовалось на соответствующем рынке; представленные документы и доказательства иллюстрируют использование обозначение в течение всего двух лет до даты приоритета товарного знака.

Итог: отказ признан законным.

Post Scriptum: аналогичное решение Роспатент принял и по заявке на регистрацию товарного знака Coffee Cola (см. рисунок справа), поданной компанией «Адверсус».

Решение Московского УФАС России от 8 апреля 2020 г. по делу № 077/01/14.6-18732/2019

Повод для возбуждения дела

В Московское УФАС россии обратилось ООО «Складовка» с заявлением о нарушении ООО «Склад Контейнер» п. 1 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции, выразившемся в использовании ООО «Склад Контейнер» товарного знака «Складовка», путем его размещения в системе контекстной рекламы «Яндекс.Директ», а также на сайтах в Интернете.

ООО «Складовка» и ООО «Склад Контейнер» — конкуренты в части осуществления деятельности по складированию и хранению имущества на территории Москвы.

Доказательства:

• на сайтах в Интернете по адресам sklad.moscow и box-sklad.ru размещалось обозначение «складовка», в частности данное обозначение упоминалось в перечне предоставляемых услуг, а также в качестве описания деятельности компании;
• заявитель представил сведения относительно использования обозначения «складовка» в системе контекстной рекламы «Яндекс.Директ»;
• ООО «Складовка» использует фирменное наименование с 2009 г., товарный знак «Складовка» — с 2012 г., а ООО «Склад Контейнер» — с 2019 г., что значительно позже начала использования обозначений заявителем;
• слово «складовка» не общеупотребительное, поскольку отсутствует в словарной речи и по сути представляет собой окказионализм ООО «Складовка»;
• в материалы дела по запросу Московского УФАС России представлена справка ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности», согласно которой используемое ответчиком обозначение «складовка» и изобразительный элемент «замок» являются сходными до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим заявителю, поскольку ассоциируется с ним в целом в силу сходства изобразительных элементов («амбарных замков» и фонетического/семантического тождества словесных элементов «Складовка» и «СКЛАДОВКА»).

Решение УФАС России

Комиссия Московского УФАС России признала, что действия ООО «Склад Контейнер» при использовании в своей деятельности обозначения «складовка», сходного до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Складовка» и с товарным знаком, принадлежащим ООО «Складовка», способны вызвать смешение с деятельностью ООО «Складовка».

ООО «Склад Контейнер» выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

Решение Тульского УФАС России от 9 апреля 2020 г. по делу № 071/01/14.6-719/2019

Повод для возбуждения дела

В Тульское УФАС России поступило заявление ООО «Волгаресурс-Инновации» о нарушении его исключительных прав индивидуальным предпринимателем В.В. Новиковым, путем использования обозначения GTULTIM, сходного до степени смешения с товарным знаком GTULTIMА, зарегистрированным за обществом, в оформлении автозаправочной станции (АЗС), расположенной по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 38/3.

Общество и индивидуальный предприниматель — конкуренты, поскольку осуществляют деятельность на одних товарных рынках: торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах.

Доказательства

• Изобразительный элемент, представляющий собой абстрактную геометрическую фигуру из соединенных между собой трех квадратов и словесного обозначения GTULTIMA, выполненного оригинальным шрифтом, является зарегистрированным товарным знаком ООО «Волгаресурс-Инновации».
• Общество выявило факт незаконного использования ИП В.В. Новиковым обозначения GTULTIM, сходного до степени смешения с товарным знаком GTULTIMA, принадлежащим ООО «Волгаресурс-Инновации», в оформлении АЗС.
• Индивидуальный предприниматель использовал обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком общества, и в печатном издании, рекламирующем товары и услуги предпринимателя.
• Общество представило фотографии, свидетельствующие об использовании обозначения GTULTIMA в оформлении АЗС, в которых, по мнению общества, предпринимательскую деятельность осуществляет В.В. Новиков.
• Общество представило копию ответа предпринимателя на претензию ООО «Волгаресурс-инновации», согласно которой В.В. Новиков обязуется в срок до 10.09.2019 устранить нарушение исключительных прав ООО «Волгаресурс-Инновации» на использование товарного знака GTULTIMA.
• ИП В.В. Новиков 13.12.2019 представил пояснения, согласно которым он не признает нарушение п. 1 ст. 14. 6 Закона о конкуренции, поскольку постановлением Новомосковского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области от 31.10.2019 № 94 установлено, что на момент осмотра АЗС использование товарного знака GTULTIMA или знака, сходного с ним до степени смешения, в автозаправочном комплексе не установлено.

Решение УФАС России

Комиссия Тульского УФАС России признала, что действия ИП В.В. Новикова по использованию обозначения GTULTIM, сходного до степени смешения с товарным знаком GTULTIMA, принадлежащего ООО «Волгаресурс-Инновации», в оформлении АЗС в период с 31.07.2019 по 31.10.2019, являются актом недобросовестной конкуренции, поскольку факт возможного прекращения нарушения законодательства, не может быть основанием для прекращения производства по делу. Действия ИП В.В. Новикова противоречат Закону о защите конкуренции, обычаям делового оборота, требованиям добросовестности, принципам разумности, справедливости, вследствие чего потребители могут быть введены в заблуждение, а ООО «Волгаресурс-Инновации» причинены и/или могут быть причинены убытки и/или нанесен вред деловой репутации.

В связи с прекращением индивидуальным предпринимателем В.В. Новиковым нарушения п. 1 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции, предписание ему не выдавалось.

Решение Московского УФАС России от 13 апреля 2020 г. № ПО/19655/20 по делу № 077/01/14.4-12355/2019

Повод для возбуждения дела

В Московском УФАС России рассмотрено дело о нарушении п. 1 ст. 14.4 Закон о защите конкуренции, выразившегося в недобросовестном приобретении и использовании ООО «РадиоГид» товарного знака «РАДИОГИД».

ООО «Радио Гид» является правообладателем комбинированного товарного знака «РАДИОГИД», который используется обществом при продаже запатентованной им полезной модели — системы широковещательной радиосвязи. По мнению ООО «Радио Гид», ООО «Дисплей.ру» незаконно использует товарный знак «РАДИОГИД» при продаже товаров, а именно системы широковещательной радиосвязи, состоящей из радиопередатчиков с гарнитурой, под наименованием «Радиогид».

По мнению ООО «Дисплей.ру», регистрация ООО «Радио Гид» товарного знака и его последующее использование не преследует цели индивидуализации производимых ООО «Радио Гид» товаров и направлены исключительно на создание препятствий иным предприятиям-конкурентам в осуществлении ими хозяйственной деятельности, причинение данным предприятиям убытков и получение тем самым ООО «Радио Гид» преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности.

Доказательства:

• в материалы дела ООО «Дисплей.ру» представил информацию, согласно которой ООО «Дисплей.ру» использует обозначение «Радиогид» для указания видового наименования устройств, предлагаемых для проката и реализации, а не для индивидуализации собственных товаров или создания смешения с товарами, производимыми ООО «Радио Гид»;
• для подтверждения известности обозначения «радиогид» в качестве видового наименования товара ООО «Дисплей.ру» представлены литературные источники с ссылками на изобретения, в которых присутствует обозначение «радиогид» для указания различными участниками рынка на вид устройств, что подтверждается распечатками с сайтов и иными материалами, прилагаемыми ООО «Дисплей.ру»; однако в материалах дела не представлено доказательств реализации данной продукции до даты приоритета товарного знака «Радио Гид»;
• ООО «Радио Гид» было зарегистрировано 06.03.2008, но разработкой проекта «РадиоГид» учредители занялись еще в 2005 году, что подтверждается справкой АО «РСИЦ»;
• согласно письмам третьих лиц продукция ООО «Радио Гид» в 2009 году уже пользовалась популярностью у организаций, использующих туристические оборудования для экскурсий;
• ООО «Радио Гид» 19.10.2009 разработало и утвердило технические условия 6582-001-85452873-2009 для аппаратуры широковещательной радиосвязи «Радиогид», приемник, передатчик, модель RG-07.

Решение УФАС России

Комиссия Московского УФАС России признала, что в действиях в действиях ООО «Радио Гид» отсутствуют признаки нарушение п. 1 ст. 14. 4 Закона о защите конкуренции, поскольку само по себе приобретение одним субъектом предпринимательской деятельности исключительного права на товарный знак, представляющий собой обозначение, используемое ранее в коммерческом обороте различными лицами, закону не противоречит.

Решение УФАС России по Кемеровской области от 18 мая 2020 г. № 09/4015 по делу № 042/01/14.6-217/2019

Повод для возбуждения дела

В адрес УФАС России по Кемеровской области поступило заявление ООО «Мобил ТелеКом» о наличии признаков нарушения Закона о защите конкуренции в действиях индивидуального предпринимателя, выразившихся в использовании изображения, сходного до степени смешения с товарными знаками заявителя «Maxim» (см.рисунки справа) в Интернете на сайте: http://senior-taxi-maxim.ru/ для обозначения деятельности по грузоперевозкам, а также в социальной сети «Вконтакте».

Согласно представленной справке Роспатента словесные элементы «Грузоперевозки», «maxim», а также расположенное между ними стилизованное изображение грузового автомобиля, на котором изображены пять квадратов, размещенные в шахматном порядке являются сходными до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими заявителю. По мнению Роспатента, сходство связано с фонетическим тождеством словесных элементов maxim и Maxim, а также сходством изобразительных элементов в виде пяти квадратов, размещенных в шахматном порядке.

В ходе рассмотрения дела Кемеровским УФАС России было установлено, что ООО «Мобил ТелеКом» и ИП не являются конкурентами, вместе с тем предприниматель, используя словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками заявителя, может причинить убытки конкурентам — партнерам ООО «Мобил ТелеКом» в виде недополученной прибыли в результате введения в заблуждение потребителей и как следствие перераспределения спроса.

Размещение предпринимателем в Интернете словесных обозначений Maxim и MAXIM, сходных до степени смешения с товарными знаками заявителя, способно ввести в заблуждение потребителей относительно поставщика услуг по внесению заказа в базу данных, поскольку потребитель подразумевает, что обращается к ООО «Мобил ТелеКом» для заказа грузового автомобиля и внесения этого заказа в базу данных и полагает, что заказ будет выполнятся партнером ООО «Мобил ТелеКом».

Решение УФАС России

УФАС России признала действия ИП, связанные с использованием в Интернете словесных обозначений Maxim и MAXIM, сходных до степени смешения с товарными знаками заявителя (см. картинку) без разрешения правообладателя в период с 07.02.2018 по 12.03.2018 нарушением п. 1 с. 14.6 Закона о защите конкуренции.

Предписание предпринимателю не выдавалось в связи с добровольным устранением нарушения антимонопольного законодательства.

Решение УФАС России по Новгородской области от 28 мая 2020 г. №2795/02 по делу № 053/01/14.6-180/2019

Повод для возбуждения дела

АО «Курорт Старая Русса» является правообладателем товарного знака, включающего в себя обозначение «курорт СТАРАЯ РУССА» и стилизованное изображение Муравьевского фонтана, по свидетельству на товарный знак с датой приоритета товарного знака от 19 января 2017 г.

Товарный знак АО «Курорт Старая Русса» № 661008 Фрагмент бутылки воды ООО «Аква Русса», на которой размещено изображение Муравьевского фонтана Заявителю 9 июля 2018 года стало известно, что ООО «Аква Русса» на бутылках с минеральной водой марки Aqua Russa («Аква Русса») на верхней этикетке размещает графическое изображение Муравьевского фонтана, идентичное охраняемому знаку обслуживания заявителя.

Избрание ООО «Аква Русса» графического изображения Муравьевского фонтана, идентичное охраняемому знаку обслуживания заявителя, направлено на использование репутации и известности этого знака, причастности его потребителей к товарам (минеральной воде) АО «Курорт Старая Русса».

По мнению заявителя, использование обозначения ООО «Аква Русса» может повлечь за собой перераспределение спроса от иных производителей товаров, аналогичных товарам АО «Курорт Старая Русса», в пользу товаров ООО «Аква Русса», в то время как указанные товары не могут обладать свойствами, присущими товарам заявителя, и не связаны с достижениями в качестве и репутации марки, присущими товарам заявителя.

Доказательства

Заявитель приложил к заявлению фото бутылки с минеральной водой марки Aqua Russa («Аква Русса»), где на верхней этикетке размещено графическое изображение Муравьевского фонтана, идентичное охраняемому товарному знаку заявителя.

Кроме того, на официальном сайте изготовителя — ООО «Аква Русса» размещена информация, которая, по мнению заявителя, способна создать ошибочное представление о свойствах и характеристиках товара либо его потребительских качествах или создать ситуацию, когда потребитель одного товара отождествляет его с товаром другого производителя.

Согласно позиции ООО «Аква Русса» общество производит минеральную воду с апреля 2015 года (АО «Курорт Старая Русса» имеет приоритет на товарный знак с 19 января 2017 г.), и в этот же период был разработан дизайн этикетки (кольеретки) с использованием графического изображения Муравьевского фонтана.

Копию свидетельства на товарный знак, включающего в себя обозначение «Курорт Старая Русса» и стилизованное изображение Муравьевского фонтана, ООО «Аква Русса» по запросу Управления не представило.

Решение УФАС России

УФАС России прекратило рассмотрение дела в отношении ООО «Аква Русса» в связи с выполнением предупреждения.

Решение УФАС России по Самарской области от 27 мая 2020 г. №7078/8 по делу № 063/01/14.6-189/2019

Повод для возбуждения дела

В адрес УФАС России по Самарской области поступило заявление АО «Тольяттимолоко» о наличии признаков недобросовестной конкуренции в действиях ООО «МК «Николаевский».

АО «Тольяттимолоко» с 2014 года по настоящее время изготавливает творожную продукцию «Сырок ваниль», которую реализует в специально разработанной дизайнерской упаковке.

В марте 2019 года АО «Тольяттимолоко» стало известно, что на территории г. Самара и ряде других городов Самарской и Ульяновской областей ООО «МК «Николаевский» реализует творожный товар «Сырок с ванилином 4,5% Из Николаевки» в упаковке, сходной по дизайну с упаковкой товара «Сырок ваниль 4,5%» заявителя.

Доказательства

В материалы дела было представлено экспертное заключение патентного поверенного Российской Федерации, Евразийского патентного поверенного, согласно которому:

• при покупке товаров ответчика существует большая вероятность введения потребителя в заблуждение;
• ответчик нарушает права на интеллектуальную собственность, принадлежащую заявителю, а именно авторские права на этикетку, упаковку (дизайн);
• дизайны упаковок ответчика имитируют дизайны упаковок заявителя;
• имеются очевидные признаки переработки дизайнов заявителя в дизайнах ответчика;
• дизайны упаковок ответчика выполнены с существенными элементами сходства с дизайнами заявителя.

В подтверждение отсутствия смешения упаковок ответчик представил в материалы дела социологическое исследование, но из представленных заявителем CD-диска и акта о проведении телефонного разговора следует, что привлеченная ответчиком компания для проведения опроса всегда действует в сторону клиента (заказчика) и вопросы анкеты составляются так, чтобы как можно лучше получить результат в пользу заказчика.

Представленные в материалах дела показатели отгрузки товара, справки об объемах продаж за 2018—2019 гг. свидетельствуют о снижении продаж сырков производителя АО «Тольяттимолоко» с момента начала реализации сырков производителя ООО «МК Николаевский», что доказывает направленность действий ООО «МК Николаевский» на причинение ущерба конкуренту.

Решение УФАС России

УФАС России признало действия ООО «МК «Николаевский», нарушающими п. 2 ст.14.6 Закона о защите конкуренции и выдало обществу предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Самарское УФАС России также передало материалы дела уполномоченному должностному лицу Самарского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении ООО «МК «Николаевский» и его должностного лица.

Решение Апелляционной коллегии ФАС России по жалобе АО «Полисорб» от 25 мая 2020 г. № СП/43643/20

АО «Полисорб» обратилось в Пензенское УФАС России c заявлением о нарушении антимонопольного законодательства в связи с копированием ООО «Фармацевтическая Фабрика» внешнего вида упаковки продукции АО «Полисорб». Комиссия УФАС России производство по делу прекратила в связи с отсутствием в действиях ООО «Фармацевтическая Фабрика» признаков правонарушения. АО «Полисорб» решило обжаловать принятое УФАС России решение в апелляционную коллегию.

Позиция АО «Полисорб»

• Заявитель является правообладателем обозначения «Полисорб» на основании товарных знаков, зарегистрированных в классе 05 МКТУ.
• Заявитель использует знаки при оформлении выпускаемой продукции — лекарственного препарата «Полисорб».
• Заявителю принадлежат авторские права на дизайн упаковки, также Заявитель использует специальные пресс формы для изготовления упаковки продукции (банки) с 2014 года, заказывает разработанные этикетки на продукцию лекарственного препарата «Полисорб» с 2015 года.
• По запросу ФАС России ФИПС предоставила справку, что сравниваемые обозначения и упаковки являются сходными до степени смешения.
• Результаты соцопроса ВЦИОМ показали, что 66% респондентов отмечают ту или иную степень сходства упаковок препаратов «Полисорб» и «Новосорб»; 40% полагают, что препараты в тестируемых упаковках выпускаются одной компанией или связанными между собой компаниями; 33% допускают возможность перепутать при покупке препаратов в тестируемых упаковках; 57% допускают, что могли бы воспринять препараты в тестируемых упаковках в качестве линейки продукции одного производителя.

Решение Пензенского УФАС России

Лекарственный препарат производства АО «Полисорб» и биологически активная добавка к пище «Новосорб» производства ООО «Фармацевтическая Фабрика» не взаимозаменяемые товары и обращаются на разных товарных рынках, в связи с чем АО «Новосорб» и ООО «Фармацевтическая Фабрика» не являются хозяйствующими субъектами-конкурентами в рассматриваемой ситуации. В связи с этим в удовлетворении жалобы отказано.

Решение апелляционной коллегии: оставить решение Пензенского УФАС в силе.